제3자 특허료의 로열티 공제: 하한 조항을 읽는 법

해외 기술수출 계약의 딜레마: 제3자 특허료 공제와 하한을 함께 읽어야 하는 이유

한국 바이오텍의 사업개발(BD) 및 법무·재무팀이 해외 빅파마나 글로벌 바이오 기업과의 기술수출(License-out) 협상 테이블에 마주 앉았을 때, 상대방이 제시하는 라이선스 계약서 초안에는 흔히 제3자 특허료 공제(Third Party Payments / Royalty Stacking) 조항과 로열티 하한(Royalty Floor) 조항이 함께 들어옵니다. 모든 라이선스 계약에 스태킹 조항이 있는 것은 아니지만(IP Draughts), 파트너사는 항체신약, 항체약물접합체(ADC), 세포유전자치료제(CGT) 같은 복합 제품을 개발·상용화하는 과정에서 타사의 플랫폼·타깃·제형 특허 라이선스가 추가로 필요할 수 있다는 이유로, 제3자에게 지급하는 로열티 일부를 한국 바이오텍에 지급할 로열티에서 차감(credit)하자고 요구합니다.

이때 한국 바이오텍 실무진이 마주하는 핵심 의사결정 시나리오는 다음과 같습니다. 해외 파트너사가 기술수출 계약서 초안에 제3자 특허 라이선스료 공제 조항과 하한 조항을 함께 넣어왔다면, 한국 BD팀은 분기별 로열티 계산서에서 어떤 순서와 증빙으로 이 조항을 검토하고 방어해야 하는가? 상용화 이후 분기별 로열티 보고서에 기재된 제3자 공제 항목을 그대로 받아들이면, 계약 당시 합의한 러닝 로열티율보다 실제 수령 요율이 크게 낮아질 수 있습니다. 얼마나 낮아질지는 공제율과 하한 문언에 달려 있습니다.

결론부터 명확히 짚고 넘어가야 합니다. 해외 파트너사가 제시하는 분기별 로열티 계산서에서 제3자 공제 항목을 검증할 때 가장 먼저 확립해야 할 원칙은 로열티 감사(Audit) 조항은 사후 검증 절차일 뿐 공제 권리를 스스로 창설하지 않는다는 사실입니다. 공제는 계약서 본문에서 명시적으로 허용한 조항이 존재하고, 그 조항이 규정한 엄격한 자격 요건을 충족했을 때에만 비로소 허용됩니다. 따라서 한국 BD팀은 다음의 4단계 순서로 조항을 읽고 계산을 집행해야 합니다:

• 1단계 (기준 로열티 확정): 해당 분기의 공제 전 순매출(Net Sales)에 계약서에 명시된 기본 러닝 로열티율(Running Royalty Rate)을 곱하여 잠정 총 로열티를 산출합니다.

• 2단계 (공제 대상 자격 검증): 파트너사가 공제를 요청한 제3자 특허 라이선스가 '해당 라이선스가 없으면 상용화 제품이 침해될 수밖에 없는 필수 특허'인지, 그리고 '동일 분기·동일 제품·동일 국가'에서 실제로 지급된 금액인지를 확인합니다.

• 3단계 (공제율 적용): 제3자 지급액 전액(100%)을 차감하는지, 아니면 양사가 특허 리스크를 분담하기로 합의한 비율(예: 50%)만을 차감하는지 계약상 약정 공제율을 적용합니다.

• 4단계 (하한선 통제 및 이월 확인): 공제 후 최종 지급 로열티가 계약상 합의된 최저 하한(Floor) 밑으로 떨어지지 않도록 통제하며, 하한에 막혀 공제받지 못한 잔여 크레딧의 후속 분기 이월(Carry-Forward) 가능 여부를 점검합니다.

특히 미국 증권거래위원회(SEC) EDGAR에 공시된 실제 글로벌 라이선스 계약 원문들을 살펴보면, 구체적인 로열티율이나 공제율, 하한 비율 수치는 대부분 기밀 처리되어 [**]·[***]로 가려져 있습니다. 따라서 업계의 보편적 '표준 수치'를 섣불리 단정해서는 안 되며, 계약 조항의 문언적 구조와 계산 메커니즘을 명확히 이해하고 자사 파이프라인의 특성에 맞는 협상 방어선을 구축해야 합니다.

감사 조항은 검증이지 공제가 아니다: 계약 원칙과 기본값의 이해

실무 협상이나 사후 정산 과정에서 한국 바이오텍이 가장 흔히 겪는 혼선 중 하나는 '감사(Audit) 조항이 있으니 파트너사가 알아서 계산하고 사후에 장부를 열어보면 되지 않겠느냐'는 안이한 접근입니다. 그러나 공개된 계약 원문을 보면 감사 조항과 공제 조항은 기능이 다릅니다. 감사 조항은 보고된 금액을 검증하는 절차이고, 공제 조항은 지급액을 계산하는 규칙입니다.

공개된 미국 큐 바이오파마(Cue Biopharma)와 싱가포르 이뮤노스케이프(ImmunoScape Pte. Ltd.) 간의 독점 옵션 및 협업·라이선스 계약(2025년 체결, 2026-03-16 Cue Biopharma Form 10-K Exhibit 10.49로 SEC에 제출)의 제7.8조(Payments)를 살펴보면, 재무 조항 전체를 지배하는 기본 원칙(Default Rule)이 명확히 선언되어 있습니다:

이 원문이 보여주듯, 이 계약의 출발점은 명시된 예외를 제외한 불공제·불상계 원칙입니다. 라이선시(해외 파트너)가 '타사에 특허료를 주었으니 이번 분기 로열티에서 빼겠다'고 일방적으로 주장할 근거는 이 문언상 없습니다. 제3자 특허료 공제는 계약서 본문에 별도 조항(제7.3.2조)이 있고, 그 조항이 정한 요건을 충족했을 때에만 인정되는 예외입니다.

그렇다면 계약서 제7.9조(Inspection of Records)에 규정된 감사 조항의 역할은 무엇일까요? 제7.9조는 라이선시가 총매출, 순매출, 순매출 산정 시 항목별 공제, 서브라이선스 수수료 등 지급 대상 금액을 장부에 기록하게 하고, 그 장부를 '사후 검증'할 수 있게 하는 조항입니다. 감사 조항 자체가 새로운 공제 항목을 만들거나 공제 자격을 완화하지는 않습니다.

구체적으로 제7.9조는 라이선서(Cue) 또는 Cue가 선임하고 라이선시가 합리적으로 수용할 수 있는 독립 회계사가, 해당 보고·지급 후 일정 기간([**]) 안에 합리적인 시점에 장부를 검토할 수 있게 합니다. 감사 비용은 원칙적으로 Cue가 부담하지만, 과소 지급이 해당 기간 지급액의 [**]를 넘으면 라이선시가 비용을 상환하고, 차액은 제7.10조의 이자와 함께 지급해야 합니다. 제7.10조의 지연이자율은 Citibank가 공시하는 prime rate에 [**]를 더한 율과 법이 허용하는 최고 이자율 중 낮은 쪽이며 월 복리로 계산합니다. 문턱 비율과 가산 폭이 모두 비공개이므로 특정 수치를 '업계 표준'으로 가정해서는 안 됩니다.

따라서 한국 바이오텍 실무진은 기존에 발행된 로열티 감사 조항 점검 가이드에서 다룬 감사 절차 및 비용 전가 규정을 숙지하되, 감사라는 사후 구제 절차에 의존하기 전에 분기별 로열티 보고서 수령 즉시 제3자 공제 항목의 실체적 요건을 엄밀히 걸러내는 1차 방어선을 구축해야 합니다.

제3자 특허료 공제 조항의 해부: 대상·지급·일치 조건과 공제율

라이선시가 제3자 특허료를 당해 분기 로열티에서 계약상 공제하기 위해서는 조항에 명시된 자격 요건을 하나도 빠짐없이 입증해야 합니다. Cue Biopharma–ImmunoScape 계약 제7.3.2조(Royalty Reductions for Third Party Payments)와 Sermonix–Athira 계약(2025-12-18 체결, LeonaBio Form 8-K/A EX-2.1로 2026-03-31 SEC 제출) 제7.4(c)(iii)조의 원문을 분해하면, 다음 네 가지 검토 요소가 도출됩니다.

1. 침해 회피의 필수성 요건 (In the absence of such license, would infringe)

가장 핵심적인 쟁점은 제3자 특허 라이선스가 '제품 상용화에 필수 불가결한가'입니다. Cue 계약 제7.3.2조는 공제 대상을 다음과 같이 한정합니다:

"If, after the Effective Date, IMSCP or any of its Affiliates obtains a license from any Third Party under Patents owned or controlled by such Third Party that would, absent such a right or license, be infringed by the making, ... sale, or other exploitation of a Licensed Product in the Field in the Territory..." (계약 발효일 이후 라이선시(IMSCP) 또는 그 계열사가, 그 권리나 라이선스가 없다면 라이선스 제품의 제조·사용·판매 등 실시로 침해될 제3자 소유·통제 특허에 관해 라이선스를 취득한 경우)

즉, 이 문언에서 공제 대상은 그 라이선스가 없으면 제품의 실시가 제3자 특허를 침해하게 되는 경우로 한정되고, 계약 발효일 이후 취득한 라이선스여야 합니다. 기준이 '라이선시의 판단'이 아니라 '침해 여부'로 쓰여 있다는 점도 중요합니다. IP Draughts가 지적하듯 라이선서는 보통 이 조항을 필수 라이선스로 한정하려 하고, 최종 제품에 유용할 뿐 필수는 아닌 '부가(add-on)' 기술(예: 약물 전달 기술) 라이선스까지 포함할지는 협상 쟁점이 됩니다. 상표 라이선스처럼 특허 침해 회피와 무관한 권리는 이 문언의 대상이 아닙니다.

반면 Sermonix–Athira 계약 제7.4(c)(iii)조는 라이선시(Athira)가 제품을 실시하기 위해 제3자의 특허 또는 노하우(Know-How) 권리를 라이선스·인수 등으로 취득하는 것이 [***]하다고 '판단(determines)'하는 경우를 대상으로 하며, 제3자 침해 주장(Third Party Infringement Claim)의 합의와 관련된 취득도 포함합니다. 판단 기준이 되는 단어 자체가 비공개 처리되어 있어 공개본만으로는 그 문턱을 알 수 없습니다. 한국 바이오텍은 협상 시 공제 대상이 특허에 한정되는지, 노하우와 합의금까지 포함되는지, 그리고 필요성을 누가 어떤 기준으로 판단하는지 문언으로 확인해야 합니다.

2. 실제 지급 요건 (royalty payments paid)

Cue 계약 제7.3.2조의 공제 대상은 해당 분기에 라이선시나 계열사가 그 제3자 라이선스에 따라 '지급한 로열티(royalty payments paid)'입니다. 대상이 '로열티'로 적혀 있으므로, 제3자에게 준 선급금이나 마일스톤까지 공제할 수 있다는 주장은 이 문언만 보면 근거가 약합니다. 또 '지급한' 금액이 기준이므로 회계상 미지급 비용(accrued)이나 추정 충당부채를 공제 근거로 삼기도 어렵습니다. Sermonix–Athira 계약은 공제 대상 지급의 종류를 비공개([***])로 처리해 두어 공개본만으로 범위를 단정할 수 없습니다. 한국 바이오텍은 송금 확인서 등 실제 지급 증빙을 요청할 권리를 계약에 명시해 두는 편이 안전합니다.

3. 동일 분기·동일 제품·동일 국가의 3대 일치 원칙

공제 조항의 남용을 막는 중요한 문언적 통제 장치는 '3대 일치 원칙'입니다. Cue 계약 제7.3.2조는 공제 계산을 다음 단위로 묶어 둡니다:

• 동일 분기 (Same Calendar Quarter): 해당 분기에 실제로 지급된 제3자 로열티만을 해당 분기의 로열티에서 차감합니다. 과거 분기에 누적된 제3자 지급액을 특정 분기에 몰아서 소급 공제할 수 없습니다.

• 동일 제품 (Same Licensed Product): A제품에 관해 지급한 제3자 특허료를 B제품의 로열티에서 교차 공제(cross-deduction)할 수 없습니다.

• 동일 국가 (Same Country): 공제는 해당 국가에서 발생한 해당 제품의 로열티에서 이루어집니다. Sermonix–Athira 계약은 제3자 권리 취득의 필요성 자체를 제품별·국가별로 판단하도록 써 두었지만, Cue 계약은 공제를 받는 쪽만 '해당 국가'로 특정하고 제3자 지급액을 국가별로 배분하는 방법은 공개 문언에 없습니다. 예컨대 미국 판매를 위해 취득한 라이선스 대금이 유럽 로열티에서 빠지는 일을 막으려면 국가별 배분 기준을 계약에 명시해 두는 것이 좋습니다.

4. 공제율(Offset Ratio)의 리스크 분담 구조

제3자에 지급한 금액의 몇 퍼센트를 로열티에서 뺄 수 있는가의 문제입니다. 공제율이 100%라면 라이선시가 지급한 제3자 특허료 전액이 한국 바이오텍의 로열티에서 빠지므로, 제3자 특허 비용을 라이선서가 사실상 전부 떠안는 구조가 됩니다.

IP Draughts는 공제 공식의 선택지로 제3자 로열티의 전부를 뺄지 일부(예: 50%)만 뺄지를 듭니다. 시장 표준 비율을 보여주는 공개 근거는 없고, 두 SEC 계약도 공제율을 비공개로 처리했습니다. 다만 라이선서 입장에서 일부 공제(예: 50%) 구조는 라이선시도 제3자 비용 일부를 부담하게 만들어, 제3자 라이선스 조건을 유리하게 협상할 유인(skin in the game)을 남긴다는 협상 논리가 됩니다.

하한 조항의 두 가지 문체: 누적 하한과 합산 상한 비교

제3자 특허료 공제 조항에서 라이선서의 수익을 지키는 핵심 장치는 로열티 하한(Royalty Floor) 조항입니다. 세계지식재산기구(WIPO)가 발간한 기술이전 총서(A Primer on Technology Transfer in the Field of Biotechnology) 제7장은 핵심 재무 조건(Box 7.4) 가운데 로열티율에 관해 다음과 같이 적고 있습니다:

WIPO의 설명을 라이선서 관점으로 옮기면, 하한이 없는 스태킹 조항은 로열티 감소 폭의 끝을 열어 두는 셈입니다. 공개된 미국 SEC 제출 계약서 두 건을 보면, 하한 조항은 서로 다른 두 가지 문체로 작성되어 있습니다.

스타일 1: 누적 하한 모델 (Cue Biopharma–ImmunoScape 제7.3.4조)

Cue Biopharma 계약 제7.3.4조의 표제는 "Cumulative Floor on Royalty Reductions"(로열티 감면에 관한 누적 하한)입니다. 조항의 핵심 문언은 다음과 같습니다:

"Notwithstanding any provision of this Agreement to the contrary, including Sections 7.3.2 and 7.3.3, in no circumstances will the royalties payable to Cue with respect to any Licensed Product in any Calendar Quarter be reduced below [**] percent ([**]%) of the royalties otherwise payable with respect to such Licensed Product without the application of any reductions; [**]."

이 모델의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 하한의 기준선이 '어떠한 감면도 적용하지 않았을 때 지급할 로열티(royalties otherwise payable ... without the application of any reductions)'입니다. 예를 들어 감면 전 로열티가 100만 달러이고 하한율이 50%라고 가정하면(가상 수치), 어떤 공제를 적용해도 최종 지급액은 50만 달러 밑으로 내려갈 수 없습니다. 또 하한 문장은 '제품별·분기별'로 쓰여 있어, 국가별로 계산되는 제7.3.2조 공제와 단위가 다르다는 점도 계산 시트에서 확인해야 합니다.

둘째, 공개본에서는 이월(carry-forward) 문언을 확인할 수 없습니다. 다만 하한 문장이 세미콜론 뒤 비공개 구간([**])으로 끝나기 때문에, 그 부분에 예외나 이월 규정이 있는지는 공개본만으로 판단할 수 없습니다. 이월 규정이 정말 없다면 하한에 막혀 공제하지 못한 금액은 그 분기에서 끝나고, 라이선서의 분기 현금흐름은 더 예측하기 쉬워집니다. 실제 협상 문서에서는 이월 여부를 침묵에 맡기지 말고 명시하는 편이 해석 분쟁을 줄입니다.

스타일 2: 3중 감면 합산 상한 및 이월 모델 (Sermonix–Athira 제7.4(c)(iv)조)

반면 Sermonix Pharmaceuticals와 Athira Pharma(현 LeonaBio) 간의 라이선스 계약 제7.4(c)(iv)조는 "Royalty Floor"라는 표제 아래 훨씬 복합적인 다중 감면 통제 장치를 두고 있습니다:

• 다중 감면의 결합 통제: ① 특허 유효 청구 부재에 따른 요율 감면(제7.4(c)(i)조), ② 제네릭 제품 등장에 따른 요율 감면(제7.4(c)(ii)조), ③ 제3자 권리 취득 대금 크레딧(제7.4(c)(iii)조)을 개별로 또는 결합해(individually or in combination) 적용하더라도, 해당 제품·국가·기간의 로열티 감소 폭이 제7.4(a)조에 따른 원래 로열티의 [***]를 넘지 못하게 합니다.

• 미공제 금액의 후속 분기 이월 허용: "Athira may carry forward amounts it could not deduct pursuant to Sections 7.4(c)(i) through 7.4(c)(iii) in any Calendar Quarter as a result of the foregoing floor and may apply such amounts against Royalty Payments or Partnering Transaction Consideration owed in any subsequent Calendar Quarter." (하한 때문에 어느 분기에 공제하지 못한 7.4(c)(i)~(iii)의 금액을 이월해, 이후 분기의 로열티 또는 파트너링 거래 대금에 적용할 수 있다.)

이 모델은 라이선시에게 유리합니다. 특정 분기에 제3자 지급액이 급증해 하한에 걸리더라도, 공제하지 못한 잔액이 사라지지 않고 이후 분기 로열티를 계속 줄일 수 있기 때문입니다. 이월 대상이 제3자 지급 크레딧만이 아니라 (i)~(iii) 세 감면 전체에서 공제하지 못한 금액이라는 점, 그리고 로열티뿐 아니라 파트너링 거래 대금에도 적용될 수 있다는 점도 눈여겨봐야 합니다.

아래 표 1은 두 계약의 하한 조항 핵심 요소를 체계적으로 비교한 결과입니다.

순매출 공제와 제3자 공제는 계산 위치가 다르다: 브리지 분석과 수치 모델

한국 바이오텍 BD팀과 재무팀이 로열티 계산서를 검토할 때 절대 혼동해서는 안 되는 수학적·회계적 원칙은 순매출(Net Sales) 공제와 제3자 특허료 공제(Royalty Stacking Offset)는 계산 파이프라인에서 위치하는 지점이 완전히 다르다는 점입니다.

순매출 공제는 총매출액(Gross Sales)에서 상업적 할인, 리베이트, 반품, 부가가치세, 포장·운송비 등을 차감하여 로열티율을 곱할 '모수(Base)'를 확정하는 곱셈 이전(Pre-multiplication) 단계입니다. 반면 두 공개 계약의 제3자 특허료 공제는 순매출에 약정 러닝 로열티율을 곱하여 산출된 '잠정 총 로열티(Gross Tentative Royalty)'에서 제3자 지급액을 차감하는 곱셈 이후(Post-multiplication) 단계입니다. 다만 IP Draughts가 지적하듯 제3자 로열티를 순매출에서 빼도록 쓰는 계약도 있으므로, 자사 계약이 어느 위치에서 공제하는지 문언으로 먼저 확인해야 합니다.

graph TD
    A["1단계: 총매출액 (Gross Sales)"] --> B["순매출 공제 항목 차감 (할인, 리베이트, 반품, 세금, 물류비)"]
    B --> C["2단계: 확정 순매출액 (Net Sales Base)"]
    C --> D["약정 러닝 로열티율 곱셈 (예: r%)"]
    D --> E["3단계: 잠정 총 로열티 (Tentative Gross Royalty)"]
    E --> F["제3자 적격 특허료 공제 차감 (검증된 실제 지급액 × 공제율)"]
    F --> G{"4단계: 로열티 하한선 평가 (Floor Comparison)"}
    G -- "공제 후 금액 >= 하한선" --> H["계산된 공제 후 로열티 최종 지급"]
    G -- "공제 후 금액 < 하한선" --> I["최저 하한선 보장액으로 지급 확정"]
    I --> J{"미공제 잔액 이월 조항 여부"}
    J -- "이월 규정 없음 (가정)" --> K["하한에 막힌 공제분 해당 분기 종료"]
    J -- "이월 허용 (Sermonix–Athira형)" --> L["미공제분을 후속 분기로 이월"]

만약 라이선시가 제3자 특허 라이선스 비용을 순매출 계산 시 미리 차감하고, 그 후 산출된 로열티에서 다시 제3자 특허료를 차감한다면 이는 이중 공제(Double Deduction) 문제가 됩니다. 계약이 이를 명시적으로 허용하지 않는 한 과소 지급으로 다툴 사안입니다. 라이선서는 순매출 정의의 차감 항목에 제3자 로열티나 지식재산권 대금이 들어가지 않도록 계약 단계에서 문언을 정리해 두는 것이 좋습니다.

가상 시뮬레이션 모델: 하한 조항이 현금흐름에 미치는 영향

SEC 공개 계약서의 실제 수치는 앞서 언급한 바와 같이 비공개([**]) 처리되어 있으므로, 계산 방법을 보여주기 위해 설명용 가상 조건을 설정해 시뮬레이션해 보겠습니다. 아래 수치는 어느 계약의 실제 값도, 시장 표준도 아닙니다.

• 분기 순매출액 (Net Sales Base): $10,000,000

• 약정 기본 러닝 로열티율: 5.0% (잠정 총 로열티 = $500,000)

• 제3자 공제율: 100% (설명의 단순화를 위해 전액 공제로 가정)

• 약정 로열티 하한율: 공제 전 잠정 로열티의 50% ($250,000, 즉 순매출 기준 2.5%)

이 조건에서 제3자 특허료 지급 규모에 따라 최종 지급액과 현금흐름이 어떻게 달라지는지 세 가지 시나리오를 비교해 보겠습니다.

시뮬레이션 결과에서 보듯, 제3자 특허료가 $400,000로 늘어난 시나리오 B와 C에서 하한이 없었다면 라이선서는 $100,000(실효 요율 1.0%)만 받게 됩니다. 가정한 50% 하한이 작동하면 라이선서는 $250,000를 받습니다.

여기서 이월 여부의 차이가 드러납니다. 이월 규정이 없다고 가정한 시나리오 B에서는 하한에 막힌 $150,000가 그 분기에서 끝나지만, Sermonix–Athira처럼 이월을 허용하는 시나리오 C에서는 이 $150,000가 이후 분기의 로열티(또는 파트너링 거래 대금)에서 다시 공제될 수 있습니다. 다음 분기에도 하한이 걸리면 이월액이 계속 남을 수 있으므로, 라이선서는 이월을 허용할지, 허용한다면 기간이나 분기별 사용 한도를 둘지를 협상 항목으로 올려야 합니다.

공제를 승인하기 위한 5단계 증빙 체인: BD·재무팀 실무

분기별 정산 시점에 해외 파트너사가 보낸 로열티 명세서에 제3자 공제 금액이 찍혀 있다면, 한국 바이오텍 실무진은 다음 5단계의 엄격한 증빙 체인(Evidence Chain)을 통해 지급 적격성을 검증해야 합니다.

1단계: 제3자 라이선스 조건과 지급 증빙 확인

파트너사가 'A사와 라이선스를 맺었으니 로열티를 깎겠다'고 통보하는 것만으로는 공제를 그대로 받아들이기 어렵습니다. IP Draughts는 라이선서가 제2 라이선스(제3자 라이선스)의 조건을 감사해 공제가 맞게 이루어졌는지 확인할 권리를 가져야 하는지, 그리고 그 권리가 제2 라이선스의 비밀유지 조항과 어떻게 충돌하는지를 협상 쟁점으로 꼽습니다. 따라서 계약 단계에서 제3자 라이선스 사본이나 관련 조항, 분기별 지급 증빙을 요청할 권리를 명시해 두는 것이 좋습니다.

파트너사가 제3자와의 비밀유지 의무를 이유로 전문 제출을 거부할 수 있으므로, 대상 특허 번호, 라이선스 대상 제품 범위, 로열티 산정 조항, 지급 확인서를 일부 가림(redaction) 형태로 받는 대안을 미리 합의해 두는 방법도 고려할 수 있습니다.

2단계: 침해 회피 필수성 설명 자료 확인

Cue 계약처럼 '라이선스가 없으면 침해될 특허'를 요건으로 둔 경우, 해당 제3자 특허가 왜 제품 실시에 필요한지 설명하는 자료(예: 자유실시(Freedom-To-Operate, FTO) 분석 요약)를 요청할 논리적 근거가 생깁니다. 다만 이런 자료 제출 의무는 두 공개 계약 문언에 명시되어 있지 않으므로 별도로 협상해야 합니다. 제품 개선용 부가 기술이라면 문언상 공제 대상인지부터 다툴 수 있습니다.

3단계: 분기 로열티 보고서의 항목별(Itemized) 명세 대조

Cue 계약 제7.3.5조는 로열티 보고서에 제품별·국가별로 총매출과 순매출, 그리고 순매출이나 로열티를 계산할 때 적용한 공제·감면을 항목별(itemized)로 포함한 로열티 계산을 기재하도록 합니다. 따라서 제3자 지급 공제와 하한 적용 결과가 '기타 공제'처럼 한 줄로 뭉뚱그려져 있다면 항목별 기재를 요구할 근거가 됩니다. Sermonix–Athira 계약의 Royalty Report(제7.5조)는 기재 항목 대부분이 비공개라, 같은 수준의 요구가 가능한지 공개본만으로는 확인되지 않습니다.

4단계: 외환 환산 시점 및 환율 기준 대조

제3자 라이선스료가 유로(EUR)나 엔(JPY)으로 지급되고 본 계약의 로열티는 미국 달러(USD)로 정산된다면 환산 기준이 공제액을 바꿀 수 있습니다. 참고로 Cue 계약 제7.8조는 달러 외 통화 금액을 각 당사자가 감사받은 재무제표 작성에 쓰는 표준 환산 방법(널리 인정되는 공표 환율 사용)으로 일관되게 달러 환산하도록 정합니다. 제3자 지급액이 어떤 환율과 시점으로 환산되었는지를 계약의 환산 조항과 대조해야 합니다. 상세한 외환 정산 방법론은 해외 로열티 환율 정산 가이드를 참조하시기 바랍니다.

5단계: 부적격 공제 발견 시 감사권과 지연이자 검토

검토 결과 부적격 특허료가 공제되었거나 하한 계산이 잘못 적용된 것으로 보이면, 정정 요청을 보내고 감사 조항(Cue 계약은 제7.9조)에 따른 장부 검사권 행사를 고려합니다. 과소 지급이 확인되면 계약상 지연이자(Cue 계약은 제7.10조)를 함께 청구할 수 있는지 확인합니다.

협상 실무: 라이선서와 라이선시의 이해관계 대립과 분쟁 사례

기술수출 계약을 체결하는 단계에서 제3자 공제와 하한 조항은 양 당사자의 이해관계가 크게 엇갈리는 조항입니다. 양측의 논리와 해석 분쟁 사례를 통해 협상 포인트를 점검해 보겠습니다.

글로벌 라이선시(해외 파트너)의 논리

글로벌 파트너사 입장에서 스태킹 조항은 상업적 안전판입니다. IP Draughts가 정의하듯 로열티 스태킹은 하나의 제품을 상용화하기 위해 여러 권리자에게 로열티를 내야 하는 상황입니다. 예컨대 ADC처럼 항체, 페이로드, 링커, 접합 기술 등 여러 구성 요소가 결합된 제품은 요소별 권리자가 다를 수 있고, 권리자마다 로열티를 지급하면 부담이 쌓여 제품 수익성을 압박할 수 있습니다. 파트너사는 첫 라이선스의 로열티를 줄여 그 부담을 나누려 합니다.

한국 라이선서(바이오텍)의 3대 협상 방어선

한국 바이오텍은 파트너사의 상업적 우려를 이해하되, 다음 세 가지 협상 포인트를 우선 검토할 수 있습니다. 구체적인 비율은 제품 가치, 특허 구조, 딜 전체 조건에 따라 달라지며 공개된 표준 수치는 없습니다:

• 1. 하한(Floor) 확보: 공제와 다른 감면이 모두 적용되더라도 남아야 할 최저 수준을 명시합니다. 기준선을 '감면 전 로열티 대비 %'(Cue형)로 둘지 '감소 폭 상한'(Sermonix–Athira형)으로 둘지, 그리고 특허 상실·제네릭 감면까지 같은 하한으로 묶을지를 함께 정합니다.

• 2. 공제율 제한: 제3자 지급액 전액이 아닌 일부(예: 50%)만 공제하도록 하면 파트너사도 제3자 비용 일부를 부담하게 되어 제3자 라이선스 조건을 유리하게 협상할 유인이 생깁니다. 공제 대상을 필수 라이선스로 좁히는 문언과 함께 쓰면 효과가 커집니다.

• 3. 이월(carry-forward) 통제: 하한에 막힌 금액의 이월을 허용하지 않거나, 허용하더라도 기간이나 분기별 사용 한도를 두는 방안을 검토합니다. Cue 공개본처럼 이월 문언이 보이지 않는 경우에도 침묵에 기대기보다 명시적으로 쓰는 편이 해석 분쟁을 줄입니다.

해석 분쟁 사례: Cambridge Antibody Technology v Abbott (HUMIRA)

IP Draughts는 스태킹 조항이 무엇이라고 쓰여 있든 걸린 돈이 충분히 크면 그 해석이 소송으로 갈 수 있다고 지적하며, 대표적인 영국 판례로 Cambridge Antibody Technology(CAT) v Abbott를 듭니다. 이 사건은 시장 선도 제품인 휴미라(HUMIRA)에 관한 라이선스 계약의 로열티 스태킹 조항을 둘러싼 분쟁이었고, IP Draughts는 2003년 무렵 판결이 났다고 적고 있습니다.

이 글이 근거로 삼은 자료는 판결의 세부 쟁점이나 금액을 다루지 않으므로, 여기서는 결과보다 구조적 교훈에 집중합니다. 제품이 크게 성장할수록 공제 대상의 범위, 공제 공식, 하한 적용 단위 같은 문언 차이가 큰 금액 차이로 이어지고, 그 차이는 결국 계약 해석의 문제로 다투어집니다.

IP Draughts는 또 많은 당사자가 이전 계약이나 템플릿에서 가져온 '표준' 조항에 의존한다고 관찰합니다. 스태킹·하한 조항은 관례적 문구로 넘기기보다 자사 제품의 특허 구조에 맞춰 조정해야 하는 조항입니다.

아울러 WIPO 총서가 권고하듯 재무 조항은 선급금(Upfront), 개발·허가 마일스톤, 러닝 로열티, 그리고 서브라이선스 수익 분배 조항과 함께 하나의 패키지로 평가해야 합니다. WIPO는 한 가지 재무 조건만 따로 떼어 합의하지 말라고 권합니다. 로열티 하한에서 양보했다면 마일스톤이나 선급금에서 균형을 찾는 등 딜 전체 가치(Deal Value) 관점으로 보는 것이 이 원칙과 맞습니다.

한국 바이오텍 해외 기술수출 계약 검토 체크리스트

해외 기술수출 계약서를 최종 날인하기 전, 그리고 제품 출시 후 분기별 로열티 보고서를 수령할 때마다 한국 바이오텍 실무진이 반드시 대조해야 할 3대 핵심 숫자와 4대 확인 조건 체크리스트입니다.

3대 핵심 숫자 점검 (Three Core Financial Numbers)

• 기준 러닝 로열티율 (Base Royalty Rate): 순매출의 몇 퍼센트가 기본 요율로 설정되어 있는가?

• 제3자 공제율 (Offset Ratio): 실제 지급된 제3자 로열티의 전액인가, 일부(예: 50%)인가?

• 로열티 하한율 (Royalty Floor Rate): 어떠한 감면을 적용하더라도 보장되어야 할 최저 로열티 비율은 얼마인가?

4대 확인 조건 점검 (Four Conditions)

• 필수성 (Essentiality): 공제 대상 라이선스가 '그 라이선스가 없으면 침해될 특허'에 관한 것인가, 부가 기술까지 포함되는가?

• 실제 지급 증빙 (Actual Payment): 회계상 충당금이 아닌 실제 은행 송금 내역이 증빙되었는가?

• 3대 일치 원칙 (Quarter/Product/Country): 동일 분기, 동일 허가 제품, 동일 판매 국가에서 발생한 금액인가?

• 이월 여부 (Carry-Forward): 하한에 걸린 미공제 잔액이 그 분기에서 끝나는가, 이후 분기로 이월되는가? 계약이 이를 명시하는가?

유관 실무 가이드 연계

로열티 정산과 지식재산권 관리는 단일 조항에 그치지 않고 라이선스 계약 전반과 연결되어 있습니다. 성공적인 글로벌 사업 운영을 위해 KoreaMedGlobal의 유관 전문 가이드들을 함께 교차 점검하시기 바랍니다:

• 정기 회계 검증 및 실사 절차: 라이선시의 매출 장부와 판매 기록을 실사하는 구체적 방법론은 로열티 감사 조항 글로벌 가이드에서 상세히 다룹니다.

• 파트너링 재실시 대금 관리: 파트너사가 제3자에게 서브라이선스를 부여했을 때 발생하는 수익 분배는 서브라이선스 수익 분배 조항 가이드를 확인하십시오.

• 다국가 통화 정산 및 외환 대사: 분기별 로열티 환산 기준과 은행 송금액 대사 실무는 해외 로열티 환율 및 입금액 대사 가이드에 정리되어 있습니다.

• 권리 만료와 로열티 지급 기간: 특허 만료와 규제 독점권 종료가 로열티 종료에 미치는 영향은 특허 만료와 로열티 지급 기간 대조 가이드를 점검하시기 바랍니다.

• 기술수출 공시와 매출 인식: 공시된 계약 총액과 실제 인식 매출의 차이는 기술수출 공시 읽기 가이드를 참고하십시오.