공동소유 특허의 해외 라이선스: 계약 전 서명 권한 확인

공동소유 특허를 해외에 허락하기 전 확인할 세 가지

한국 바이오텍이 대학·연구기관과 공동소유한 특허를 해외 파트너에게 독점 라이선스하려 한다고 가정하자. 협상 창구를 맡은 회사 한 곳의 서명으로 충분한지는 지분율이나 주도기관이라는 명칭만으로 판단할 수 없다. 국가별 특허권의 현재 권리자, 그 회사에 부여된 허락 권한, 필요한 동의와 기존 약정의 제한을 함께 확인해야 한다. 같은 기술의 특허 패밀리라도 국가별 행을 나누어 검토하는 이유다.

직접 답은 다음과 같다. 한국 등록특허는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다. 미국에는 반대 약정이 없는 공동권리자의 독자적인 실시·라이선스를 인정하는 기본규칙이 있다. 영국은 다른 공유자의 동의를 요구하는 기본규칙과 이를 달리 정한 약정을 함께 살핀다. 어느 한 국가의 규칙을 전 세계 권리의 공통 조건으로 옮겨서는 안 된다. 한국 특허법 제99조 USPTO MPEP §301 미국 판결 다수의견 12쪽 UK IPO 제36절

동의가 필요하다는 법률 규칙과 동의를 어떤 문서로 입증할지는 구별한다. 한국 제99조와 영국 제36조의 해당 동의 문구만으로 모든 거래에 별도 서면 동의서라는 동일한 형식을 요구한다고 설명할 수는 없다. 다만 실무상 확인 근거를 남기기 위해 문서화를 권하며, 계약이 서면 승인을 요구한다면 그 조건을 따로 확인한다. 미국에서도 반대 약정이 있으면 그 제한을 먼저 대조한다.

이 글의 결정 시점은 계약에 포함할 권리와 허락 범위를 확정하기 전이다. 연구자가 연구 내용에 동의했는지, 특허 출원 비용을 누가 냈는지, 협상을 누가 진행했는지는 각각 필요한 정보일 수 있다. 그러나 그중 한 사실만으로 기관의 특허권이나 라이선스 체결 권한을 확정하지 않는다. 사업개발 담당자는 요청할 문서를 정리하고, 지식재산·법무 담당자는 실제 문구와 적용 규칙을 확인하는 방식으로 사용하면 된다.

한국·미국·영국에서 달라지는 공유자의 허락 권한

한국 특허법 제99조제3항은 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하면 각 공유자가 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 자신이 실시할 수 있도록 한다. 제4항은 제3자에게 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 때 다른 공유자 모두의 동의를 요구한다. 자기 실시가 가능하다는 답변으로 제3자 라이선스 동의 확인을 끝내서는 안 된다. 제3항의 특별 약정 문구를 제4항에 그대로 옮겨 동의가 면제된다고 읽는 것도 피한다. 제99조제3·4항 원문

지분 양도와 라이선스 허락도 별개 행위다. 같은 조 제2항은 공유지분 양도나 그 지분을 목적으로 하는 질권 설정에 다른 공유자 모두의 동의를 요구한다. 따라서 지분 양도에 동의한 문서가 있다는 이유만으로 이번 라이선스의 범위까지 승인했다고 처리하지 않는다. 영어 계약의 exclusive라는 단어만으로 한국의 전용실시권 설정이라고 단정하지 말고, 계약이 의도한 권리 형태와 필요한 절차를 따로 확인한다.

미국의 35 U.S.C. §262는 반대 약정이 없는 경우 각 공동권리자가 다른 권리자의 동의나 정산 의무 없이 미국 내 제조·사용·판매 청약·판매 또는 미국으로의 수입을 할 수 있다고 정한다. 이 조문 자체에 라이선스라는 단어가 있는 것은 아니다. 다른 공동권리자의 동의 없는 라이선스 활용에 관한 설명은 STC.UNM v. Intel Corporation의 2014년 다수의견 인쇄 12쪽과 함께 확인한다. MPEP에 수록된 §262 2014년 판결 다수의견

미국에서 독자적 허락이 가능하다는 기본규칙을 파트너에게 완전한 독점권을 약속해도 된다는 결론으로 바꾸어서는 안 된다. 다른 공동권리자의 실시·허락 권한을 무엇으로 제한했는지, 그 합의가 이번 국가·분야·기간을 포함하는지 추가로 확인해야 한다. 이는 기본규칙과 계약 범위를 함께 읽어 도출한 검토 질문이다. 권한 위임 문서 한 장만 있으면 다른 모든 권리자의 권한도 사라진다는 식의 해결 공식을 제시하는 것은 아니다.

영국 제36조제2항은 반대 약정이 없고 관련 조항에 어긋나지 않는 범위에서 공유자의 자기 이익을 위한 실시를 다른 공유자의 동의·정산 없이 허용한다. 제3항은 라이선스 허락과 지분 양도·담보 설정 등에 다른 공유자의 동의를 요구하는 기본규칙을 둔다. UK IPO 실무매뉴얼 36.03은 반대 약정의 영향을 설명한다. 따라서 동의가 필요한지와 기존 협약이 무엇을 달리 정했는지를 함께 읽되, 해당 동의 문구에 없는 서면 형식을 법정 요건으로 덧붙이지 않는다. 제36조와 MOPP 36.03·36.07

이 비교는 확인한 세 관할의 등록특허 허락 규칙을 중심으로 한다. 영국 매뉴얼은 제36조제7항에 따른 출원 단계 적용도 설명하지만, 그 설명으로 한국·미국의 출원 중 권리까지 같은 방식으로 처리하지 않는다. 유럽특허의 영국 부분에 관한 설명을 EU 전체나 유럽 단일특허의 공통 공유 규칙으로 넓히지도 않는다. 추가 국가나 출원이 거래에 들어오면 그 행의 검토 범위를 새로 정한다. MOPP 36.01·36.02 및 제36조제7항

권리자 지도: 특허번호와 양도 증빙부터 연결하기

첫 표의 질문은 누가 협상하느냐보다 어떤 권리를 누가 보유하느냐에 가깝다. WIPO는 국가별 특허법과 기관의 소유 정책이 일률적이지 않다고 설명한다. 따라서 같은 패밀리라는 이유로 한국에서 확인한 회사명과 지분을 미국·영국의 모든 번호에 복사하지 않는다. 국가, 번호, 출원·등록 상태를 먼저 적고 그 번호에 대응하는 현재 권리자와 양도·승계 문서를 연결하는 방식을 권한다. WIPO 제9장 공동소유 검토

USPTO MPEP §301은 양도 기록이 행정적 기록 행위이며 문서의 유효성이나 소유권에 미치는 효과를 특허청이 판단한 것은 아니라고 설명한다. 또 양도인은 자신이 가진 지분을 이전할 수 있다. 미국의 기록 검색 결과를 확보했다면 거기서 끝내지 말고, 제출 문서가 어떤 권리와 당사자를 대상으로 하는지 대조할 필요가 있다. 등재 명의와 실제 권리 취득의 근거를 함께 남기려는 취지다. MPEP §301 IV·V(A)

아래는 입력할 항목을 보여주는 미작성 예시다. KR-01, US-01, GB-01은 두 표를 연결하기 위한 작업용 ID이며 실제 특허번호가 아니다. 권리자, 지분율, 확인일, 완료 상태는 자료를 확보하기 전에는 채우지 않는다. 실제 번호처럼 보이는 임의 숫자나 임의 기관명으로 빈칸을 메우면 확인 요청용 표가 검증된 거래 기록처럼 오해될 수 있다.

표를 채울 때는 확인한 범위를 문장으로 좁혀 적는다. 예를 들어 공개 기록의 명의만 확인했고 양도 문서는 받지 못했다면, 명의 조회와 양도 근거 검토를 서로 다른 상태로 남긴다. 서명된 양도 문서를 받았더라도 대상 번호의 연결이 불분명하면 그 질문이 남아 있다. 특정 문서가 없다는 사실만으로 소유권이 없다고 단정하지 않고, 필요한 추가 자료와 판단 주체를 기록한다.

출원 중 권리를 함께 다루려면 등록특허 행에 섞지 말고 상태와 적용 범위가 드러나는 별도 행을 둔다. 계속출원이나 새 번호가 포함되는지 확인할 때도 계약 정의와 대상 목록을 직접 대조한다. 원래 패밀리에 연결된다는 사실과 해당 기관 간 협약이 그 권리까지 포함한다는 판단은 구별할 사안이다. 이 단계에서 확인되지 않은 청구항, 발명자, 승계 관계를 추정하여 완성하지 않는다.

권한·제약 지도: 주도기관과 동의 문서를 대조하기

둘째 표는 첫 표와 같은 행 ID를 쓴다. 권리자에 관한 자료가 일부 남아 있더라도 권한 문서의 수집을 병행할 수 있지만, 소유권이 이미 확정된 것처럼 표현하지 않는다. 한 기관이 협상 창구라는 사실, 그 기관이 권리를 보유한다는 사실, 다른 기관의 권리까지 허락할 권한이 있다는 사실, 실제 서명자가 그 기관을 대표한다는 사실을 각각의 문서와 연결하는 것이 목적이다.

WIPO 제7장은 여러 기관이 개발한 특허·노하우·물질에 대한 라이선스에서 한 기관이 주도하고 기관 간 협약이 공동 지식재산 관리를 정할 수 있다고 설명한다. 여기서 기관 간 협약은 inter-institutional agreement, 줄여서 IIA라고 부른다. 다만 이런 협약이 있다는 사실만으로 모든 범위의 상업적 허락이 가능한 것은 아니다. 이 글에서는 실제 조항을 찾아 허락 범위와 남은 제한을 나누어 적도록 제안한다. WIPO 제7장 기술이전 계약

협약의 제목보다 행위의 범위를 본다. 연락 담당, 출원 관리, 협상 진행, 라이선스 체결, 재허락, 계약 변경에 관한 문구가 각각 무엇을 허용하는지 적는다. 출원 비용을 부담하거나 외부 대리인과 소통한다는 조항만 찾았다면 상업 라이선스 체결까지 확인했다고 표시하지 않는다. 다른 조항이나 부속 문서가 필요한지 공동권리자의 기술이전 담당자에게 구체적으로 질문할 수 있다.

허락 범위는 지역, 분야, 독점성, 기간, 재허락, 변경 권한으로 나누어 대조하면 누락을 찾기 쉽다. 이는 법률이 요구하는 고정된 여섯 칸이 아니라 계약 범위를 읽기 위한 작업 순서다. 파트너가 요구하는 세계 전체의 권리와 협약이 허용하는 특정 국가의 권리가 다르면 그 차이를 그대로 남긴다. 연구용 허락을 상업용 허락으로, 비독점 협상 권한을 독점 계약 체결 권한으로 바꾸어 적지 않는다.

같은 문서가 여러 행을 지원할 수는 있다. 그렇더라도 각 행에서 적용되는 번호와 조항을 다시 연결한다. 한 부속 목록에 한국·미국 권리가 있고 영국 번호는 없다면, 전 세계라는 일반 표현만으로 누락을 해소했다고 처리하지 않는다. 추가 문서가 있는지, 목록과 정의를 어떻게 읽어야 하는지 질의하고 답변 근거를 남긴다. 표의 목적은 계약 해석을 대신하는 것이 아니라 해석이 필요한 위치를 드러내는 데 있다.

동의 칸에는 누가 동의하는지와 무엇에 동의하는지를 함께 적는다. 특정 파트너, 특허 목록, 지역, 분야, 재허락 조건이 있는 문서라면 현재 초안과 대조한다. 기관 대표의 승인인지 연구자의 의견인지도 구분한다. 법률상 동의, 협약상 추가 승인, 서명자의 대표·위임 근거를 하나의 승인 완료 표시로 합치지 않으면 어느 단계가 남았는지 담당자에게 전달하기 쉽다.

NIH 모델에서 보는 주도기관 권한의 한계

NIH가 공개한 Institution-Lead 기관 간 협약 모델은 권한 부여와 제한을 함께 읽는 예시로 쓸 수 있다. 문서 표기는 Model 10-2015, updated 9-2024다. 당사자와 특허번호 등이 비어 있는 공개 양식이며, 특정 한국 기업이 체결한 계약이나 일반적인 시장 관행의 증거가 아니다. 아래에서는 이 양식의 조항만 추적하고 빈칸을 임의로 채우지 않는다. NIH 공개 Institution-Lead 모델

먼저 제2.2조에서 Patent Rights의 정의를 확인한다. 이어 제3.1조는 모델에서 IC로 표시한 NIH의 연구소·센터가 Institution에 해당 특허 권리 아래 독점 라이선스를 부여하며 재허락 권한도 포함한다고 정한다. 단순히 협상 대리를 지정하는 문구라고 요약하면 권리 부여의 성격을 놓친다. 반대로 이 조항만 읽고 모든 허락 조건이 해소되었다고 판단해서도 안 된다.

제5.3조는 독점 또는 부분 독점 라이선스 협상에서 IC와 협의하고, 사전 검토와 의견 제시 기회 및 IC의 서면 승인 없이 그런 라이선스를 부여하지 못하도록 한다. 이 문구에서 확인되는 승인 조건을 표에 남기면 된다. 조항에 없는 일정한 회신 기한이나 별도 초안 제출 절차까지 법정 요건처럼 만들어 넣지 않는다. 실제 체결본이 추가 절차를 두는지는 그 문서에서 확인할 사안이다.

제3.2조는 미국 정부에 전 세계에서 직접 또는 정부를 위해 특허 권리를 실시하게 할 수 있는 권리를 유보한다. 이 권리는 취소할 수 없고, 정부가 실시료나 추가 대가를 지급할 필요가 없으며, Institution의 라이선스도 그 권리의 적용을 받는다. 조약·협정에 따른 외국 정부나 국제기구를 위한 실시도 문구에 포함된다. 이를 비상업적 연구·교육에만 한정된 권리라고 축소하면 부정확하다. 유보권의 존재와 제3.1조의 독점 라이선스 부여는 같은 모델 안에 함께 놓여 있다.

NIH 예시를 실제 권한·제약 지도에 옮긴다면 하나의 모델 대조 행에 제3.1조, 제5.3조, 제3.2조를 함께 기록할 수 있다. 권한의 존재, 허락 전 승인 조건, 허락 후에도 남는 권리를 분리해 보는 연습이다. 그러나 공개 양식에서 승인 요건을 읽었다고 실제 승인이 완료된 것은 아니다. 같은 이름의 체결 계약이 있더라도 그 계약의 정의, 변경본, 승인 자료를 따로 읽어야 한다.

이 예시에서 도출할 실무 질문은 제한적이다. 우리 거래의 주도기관이 가진 권한은 무엇이고, 별도 승인을 받아야 하는 행위는 무엇이며, 새 파트너에게도 적용되는 남은 권리는 무엇인가를 묻는다. NIH 모델의 승인·유보 구조를 한국 대학이나 정부 지원 과제의 당연한 의무로 복사하지 않는다. 실제 기관과 자금지원 약정에 같은 조건이 있는지는 별도 자료로 확인한다.

기존 라이선스와 연구 약정이 겹치는 범위 찾기

WIPO 제7장은 연구부터 상업화까지 여러 계약이 함께 작동할 수 있고, 하나의 계약이 특허·노하우·물질 등 여러 권리를 포함할 수도 있다고 설명한다. 이 배경을 바탕으로 새 허락 범위와 기존 계약의 범위를 대조한다. 공동연구협약, 기존 라이선스, 옵션, 물질이전계약이 있는지 질문하되, 어느 기업에나 같은 선행 권리가 존재한다고 가정하지 않는다. WIPO 제7장 계약의 연속선

선행 약정을 찾았다면 제목만 기록하지 말고 대상 권리와 국가·분야·기간을 비교한다. 연구용 사용이 남아 있는지, 특정 분야의 허락이나 협상에 관한 제한이 있는지, 변경·종료 문서가 있는지를 확인한다. 중첩처럼 보이는 항목이 있으면 관련 당사자와 검토 담당자에게 해석을 요청한다. 옵션이라는 이름만으로 새로운 라이선스가 금지된다고 단정하거나, 기간이 지났다는 설명만으로 모든 의무가 사라졌다고 처리하지 않는다.

물질이나 노하우의 제공 요청도 특허 허락과 연결하여 질문하되 권리를 합치지 않는다. 파트너가 세포주나 제조 정보를 원한다면 누가 보유하고 어떤 계약으로 제공할 수 있는지 별도로 적는다. 물질 사용에서 나온 결과라는 이유만으로 제공 기관의 특허 지분이나 동의권을 추정하지 않는다. 표에는 관련 계약의 정의와 문제되는 요청을 연결하고, 소유나 제공 권한이 불분명하면 그 상태를 남긴다.

옵션의 약속과 행사 조건은 옵션 계약과 라이선스 계약의 경계에서, 시료의 처리 기록은 파생물과 잔여물 기록에서 더 확인할 수 있다. 여기서는 그 관리 절차를 반복하기보다 해당 문서가 어느 특허 행과 어떤 허락 범위에 영향을 줄 수 있는지 연결한다. 계약상 충돌 여부와 필요한 조치는 체결본을 읽은 뒤 판단한다.

미확인 권한을 계약 전 담당 업무로 바꾸기

두 표를 채운 뒤에는 확인된 자료와 남은 질문을 나누어 다음 업무로 넘긴다. 아래 순서는 문서 요청과 내부 검토를 정리하기 위한 편집 제안이다. 모든 관할에서 같은 인증 등본, 이사회 결의, 영구 보존을 요구한다는 규칙이 아니다. 거래에 필요한 증빙 수준과 기관별 승인 절차는 담당자가 실제 조건을 확인하여 정한다.

1. 국가별 번호를 고정한다. 지식재산 담당자는 거래 대상 목록과 공개 등재 자료, 확보한 양도·승계 문서를 대조한다. 번호나 명의 연결이 불분명한 행에는 부족한 자료를 적고 해당 권리자에게 요청할 담당자를 정한다.

2. 권한 조항을 찾는다. 기관 간 협약과 변경·위임 문서에서 누가 어떤 허락을 할 수 있는지 표시한다. 협상 담당과 체결 주체가 다르면 그 차이를 남기고, 실제 서명자의 대표·위임 근거에 필요한 자료도 요청한다.

3. 동의와 승인을 구분한다. 법정 기본규칙, 반대 약정, 계약상 추가 승인 조건을 각각 확인한다. 확보한 증빙이 이번 파트너와 권리 목록·분야·지역·재허락 범위에 맞는지 대조하고, 어느 부분이 확인되지 않았는지 적는다.

4. 선행 약정의 중첩을 정리한다. 관련 계약의 조항과 새 초안의 해당 부분을 연결한다. 해석이 필요한 부분은 법무 담당자와 권리자에게 전달하고, 추가 동의나 변경이 필요한지는 검토 결과에 따라 기록한다.

5. 해결 근거와 버전을 남긴다. 받은 자료, 검토 범위, 확인일, 담당자 및 아직 남은 질문을 같은 행에 연결한다. 요청을 보냈다는 상태와 회신을 받았다는 상태, 그 회신으로 쟁점이 해결되었다는 판단을 서로 구분한다.

미확인 표시에는 다음 행동이 따라야 한다. 양도 문서를 받지 못했다면 어느 권리자의 어떤 문서를 요청하는지, 협약의 범위가 모호하다면 어느 조항과 새 초안의 어느 문구를 대조할지 적는다. 권한이 없는 것으로 확정된 상태와 자료를 아직 받지 못한 상태도 구별한다. 이렇게 해야 사업개발 담당자가 일정 확인을 할 때 법적 판단이 끝난 항목과 회신을 기다리는 항목을 혼동하지 않는다.

서명 직전까지 질문이 남아 있다면 확인되지 않은 범위를 완료로 보고하지 않는다. 해당 범위의 상업적 약속을 보류하고, 자료 확보 후 다시 검토할 항목을 정리하는 것이 이 도구의 운영 원칙이다. 특정 국가를 계약에서 제외하거나 효력 조건을 두는 등의 해결 방식이 적절한지는 거래별 검토 사항이다. 문서 공백 하나만으로 계약 전체의 무효나 특정 손해배상 결과를 예측하지 않는다.

초안이 바뀌면 기존 확인도 적용 범위가 달라질 수 있다. 새로운 국가, 적응증이나 사용 분야, 파트너, 재허락 구조가 추가되었다면 그 변경이 어느 행에 영향을 주는지 표시한다. 과거 승인에 적힌 범위와 새 요청을 다시 대조하고 필요한 질문을 갱신한다. 변경과 관계없는 확인을 처음부터 반복하기보다는, 무엇이 달라져 어느 근거를 다시 읽어야 하는지 기록하는 방식이 유용하다.

예를 들어 주도기관의 비독점 협상 권한만 확인한 상태에서 파트너가 독점권과 재허락까지 요구했다고 가정하자. 이때 표에는 비독점 협상에 관한 근거는 확인했으나 독점 체결·재허락 범위는 추가 확인이 필요하다고 적는다. 이는 가상의 업무 상황이며 실제 계약의 하자나 승인 가능성을 판정한 사례가 아니다. 필요한 답변을 받기 전까지 더 넓은 권한이 있다고 표현하지 않는 데 목적이 있다.

이 지도로 확인할 수 있는 범위

이 도구가 정리하는 것은 국가별 권리자와 라이선스 허락 근거, 동의·승인 및 선행 제한의 연결이다. 특허 청구항의 유효성, 제3자 권리에 대한 실시자유, 제품의 규제 허가를 확인하는 절차와는 범위가 다르다. USPTO MPEP도 특허 소유가 그 발명을 실제로 제조·사용·판매할 권한까지 보장하지 않는다고 설명한다. 소유권이나 허락 권한을 확인한 결과를 인허가 또는 비침해 보증으로 바꾸지 않는다. MPEP §301 I의 소유권 설명

권리자·허락 범위·동의가 서로 연결되어 있고, 해결되지 않은 질문을 담당자와 문서 요청으로 넘길 수 있다면 계약 전 논의가 더 구체적이 된다. 실제 거래에서는 최신 국가별 규칙과 체결 문서, 양도·승계, 변경·승인 자료를 바탕으로 적용 범위를 확인한다. 표를 완성했다는 형식보다 어떤 사실을 확인했고 어떤 권한은 아직 설명하지 못하는지를 정확하게 전달하는 것이 이 작업의 기준이다.