해외 특허 라이선스만으로 상표와 도메인을 사용할 수 있을까

한국 바이오텍 ㈜A가 유럽 파트너사와 신약 후보물질의 기술수출(라이선스아웃) 본계약을 체결했다고 가정해 보자. 계약서의 권리 부여(License Grant) 조항에는 특허권(Patents)과 기술자료·노하우(Know-How)만 적시되어 있다. 그런데 계약 서명 직후 유럽 파트너사가 출시 준비를 이유로 ㈜A가 출원·등록해 둔 제품 상표를 포장재에 인쇄하고, ㈜A의 회사명과 기업 로고를 홍보 자료에 삽입하며, 제품명과 동일한 도메인 네임을 파트너사 단독 명의로 등록하려 한다. 특허 라이선스를 줬으니 이러한 상표·회사명·도메인 사용도 당연히 허용되는 것일까?

특허·노하우만을 적은 권리 부여 조항을 근거로 상표와 도메인까지 자유롭게 사용할 수 있다고 판단해서는 안 된다. WIPO의 Successful Technology Licensing은 기술이나 제품의 이름·로고를 판매·유통에 쓰려면 기술 라이선스 외에 상표 라이선스도 협상하고 대상 표장을 특정해야 한다고 설명한다. 따라서 이 사례에서는 제품 상표의 사용 조건, 회사명·로고의 공개 사용 조건, 도메인 등록 명의와 사용·이전 약정을 각각 확인하는 것이 출발점이다. 하나의 계약서에 함께 담을 수 있지만, 특허 조항이 있다는 이유만으로 나머지 권한을 추정해서는 안 된다. 구체적 권리 유무는 계약 전체와 적용 법률에 따라 판단한다.

1. 기술을 쓸 권리와 브랜드를 쓸 권리를 따로 확인한다

기술수출 협상에서 “이 제품을 판매할 수 있으니 이름과 웹사이트도 당연히 쓸 수 있다”는 사업상 기대가 생길 수 있다. 그러나 협상에서 필요한 것은 기대가 아니라 어느 자산에 어떤 행위를 허락했는지에 대한 확인이다. WIPO 기술 라이선싱 매뉴얼의 1.5절은 상표·로고 사용 필요성을 기술 라이선스와 추가로 협상할 문제로 제시한다. 표장을 사용할 권리와 함께 인증이나 기술 요건이 붙는다면 그 요구사항도 명확히 정하도록 안내한다. 이 글의 점검표는 그 구분을 한국 기업의 서명 전 검토 질문으로 옮긴 것이다.

WIPO의 IP Assignment and Licensing 안내는 라이선스와 양도부터 구분한다. 라이선스는 소유자가 소유권을 유지하면서 상대방의 이용을 허락하는 방식이고, 양도는 소유권을 이전하는 방식이다. 독점 여부도 별도의 조건이다. 따라서 계약 제목에 “독점 라이선스”라고 적혀 있다는 사실만으로 모든 자산의 소유권이나 이용 범위가 정해지지는 않는다. 특허 목록과 허용 행위, 대상 제품·지역, 노하우와 자료의 범위, 브랜드의 사용 또는 양도 방식을 각각 읽어야 한다. 공동소유 자산의 협상·서명 권한은 공동소유 특허의 해외 라이선스: 계약 전 서명 권한 확인에서 별도로 다루므로 여기서는 자산별 허가 방식에 집중한다.

제품 상표를 상대방에게 사용하게 할 때에도 무엇을 허락하는지 구체화해야 한다. 등록된 문자 상표와 로고 중 어느 것을 쓰는지, 어떤 제품과 지역에 적용하는지, 포장과 광고에 어느 방식으로 표시할지를 나누어 적는 식이다. 회사명 사용은 제품 상표 사용과도 구분한다. 제품 상표를 쓸 수 있다는 합의가 기업 소개 자료나 투자자 발표에서 상대방 회사명을 어떤 방식으로 쓸 수 있는지까지 답해 주지는 않기 때문이다. WIPO의 양도·라이선싱 안내도 국가별로 서면 형식이나 등록 등 별도의 요건이 있을 수 있다고 밝힌다. 따라서 아래 표는 현재 각국 법률상 등록 효력을 확정한 법률 비교표가 아니라, 계약과 현지 검토에서 빠뜨리지 않을 질문 목록이다.

2. 공개 계약 2건이 보여주는 상표·회사명 처리의 세 가지 실무 패턴

실제 글로벌 제약·바이오 라이선스 계약서들은 특허 실시권과 상표·회사명 권한을 어떻게 구분해 적고 있을까? 미국 증권거래위원회(SEC) EDGAR에 공개된 두 건의 실제 계약 원문—Cosmo Technologies Limited와 Santarus, Inc. 간의 라이선스 계약(2008년 12월 10일 체결, Exhibit 10.25)과 IGL Pharma, Inc.와 QSAM Therapeutics Inc. 간의 특허·기술 라이선스 및 상표 양도 계약(2020년 4월 20일 체결, Exhibit 10.1)—을 조항 단위로 대조해 보면, 실무에서 상표와 기업 명칭을 다루는 세 가지 뚜렷한 설계 패턴이 드러난다.

패턴 ① 한 계약서에서 기술과 상표를 따로 허락한다

Cosmo–Santarus 계약은 제2.1절에서 특허·노하우를 바탕으로 제품을 개발·판매하는 등의 권한을, 제2.2절에서 상표 사용 권한을 각각 부여한다. 여기서 놓치기 쉬운 제한은 제2.1절이 생산·제조를 제외한다는 점이다. “독점”이라는 표현이 있어도 모든 행위가 허용되는 것은 아니다. 제2.3절은 서브라이선스에 라이선서의 사전 서면 동의를 요구하고, 제2.4절은 대상 제형과 유효성분을 한정한다. 한국 기업은 이를 그대로 옮기기보다 자신의 제품에서 필요한 행위와 상대방에게 줄 행위를 대조해야 한다. 이 계약은 기술과 상표를 한 문서에 담을 수 있다는 증거이면서, 그 문서 안에서도 대상 자산과 허용 행위를 따로 읽어야 한다는 사례다. 이 조항을 읽는 회의에서는 파트너가 실제로 수행하려는 일을 동사로 적어 보는 것이 유용하다. 개발, 제조, 판매, 광고, 서브라이선스를 한 줄의 “상업화”로 묶지 않고 각 행을 해당 조항에 연결한다. 예를 들어 상대방이 제품을 판매하면서 포장에 상표를 표시할 계획이라면 특허·노하우 조항과 상표 조항, 포장 표시 조항을 함께 확인한다. 반면 제3자에게 제조를 맡길 계획이라면 독점권이나 상표 허락을 받았다는 설명만으로 그 행위를 승인 처리하지 않는다. 제조를 제외한 이 계약의 문구는 권한의 이름보다 허용 행위를 먼저 대조해야 하는 이유를 보여준다. 확인할 수 없는 행은 이미 허락된 것으로 처리하지 않고, 추가 합의가 필요한지와 확인 담당자를 정한다.

패턴 ② 상표를 양도하고 종료 시 재양도 의무를 둔다

상표를 꼭 라이선스(사용권 설정) 방식으로만 넘겨야 하는 것도 아니다. WIPO의 IP 양도 및 라이선싱 가이드(IP Assignment and Licensing)가 설명하듯, 라이선스는 IP 소유권을 유지한 채 사용을 허락하는 구조인 반면, 양도(assignment)는 IP 자산의 소유권 자체를 이전하는 매각 구조다. IGL Pharma와 QSAM Therapeutics 간의 2020년 계약은 계약서 제목부터 'Patent and Technology License Agreement and Trademark Assignment'로 명명하여 특허 라이선스와 상표 양도를 병렬로 구분했다.

IGL–QSAM 계약 제2.1절은 특허와 제품 데이터에 대한 라이선스를 규정하고, 제2.4절은 실무상 가능한 한 조속히 제품 상표의 권리를 QSAM에 이전하도록 정한다. 제12.6(f)항은 계약 종료 시 QSAM이 제품 상표에 관한 모든 권리를 IGL에 즉시 양도하도록 규정한다. 이 문언은 계약상 재양도 의무를 보여주는 것이며 실제 명의 이전의 완료를 증명하지는 않는다. 또 조항이 사용하는 “종료(termination)”를 기간 만료까지 포괄하는 표현으로 임의 확대해서는 안 된다. 상표를 사용권으로 줄지 양도할지, 어떤 종료 사건에서 돌려받을지를 서명 전에 정해야 하는 이유다. 이 조항에는 도메인 이전 의무가 적혀 있지 않다.

패턴 ③ 회사명 공표와 출처 표기의 조건을 따로 둔다

제품 상표와 별개로 상대방 회사명을 보도자료나 투자자 자료에 쓰는 범위도 확인한다. IGL–QSAM 계약 제8.4절은 자금조달, 상호 합의한 계약 관련 보도자료, 법규 준수에 필요한 공표에 관해 별도의 허용 범위와 절차를 둔다. 그 밖의 공개 발언에서 상대방 명칭·상표를 쓰려면 사전 서면 동의를 받도록 하되, 그 동의를 불합리하게 거절하거나 조건을 붙이거나 지연하지 못하도록 한다. 따라서 이 사례를 “모든 회사명 사용에는 예외 없이 승인이 필요하다”는 규칙으로 요약하면 원문과 달라진다. 자사 계약에서는 승인 대상, 이미 허용된 사용, 검토 절차를 구분한다.

특정 표기를 의무화하는 설계도 있다. Cosmo–Santarus 계약 제6.6절은 외부 포장과 첨부문서에 “By license of Cosmo Technologies Ltd., Dublin, Ireland”라는 출처 표기를 요구한다. 제8.1절은 라이선서의 상표 소유권 인정과 그 권리를 침해하는 사용의 금지를 정한다. 제8.2절은 광고·판촉·보도자료 등에 양측 상표를 함께 쓰고 제품 라벨에도 라이선서의 상표를 표시하도록 하되 적용 법률에 따른 예외를 둔다. 제8.14절 역시 적용 법률에 맞춘 포장 상표 표시를 정한다. 이러한 조항은 상표 사용의 허락뿐 아니라 실제 포장과 커뮤니케이션에서 지킬 조건을 함께 검토해야 한다는 점을 보여준다.

3. 특허 만료 후 사용료: 계약이 기간을 나누는 방식

특허와 상표·노하우를 나누어 확인하는 이유는 부여 방식만이 아니다. 계약이 어떤 권한에 대해 얼마 동안 대가를 정하는지도 확인해야 한다. 여기서 “특허가 만료되면 모든 지급이 끝난다”거나 반대로 “상표가 남아 있으면 로열티를 계속 내야 한다”는 보편 규칙을 만들 수는 없다. 해당 계약의 정의, 지급 조항, 기간 조항을 서로 연결해 읽어야 한다. 다음 내용은 특정 공개 계약의 설계 사례이며 국가별 특허 만료 후 로열티의 적법성을 판단한 결론은 아니다.

Cosmo–Santarus 계약 제1.22절은 제품별 마지막 유효청구항이 만료될 때까지를 Royalty Term으로 정의한다. 제10.1절은 조기 종료 조항을 전제로 그 기간 후 50년간 계약이 존속하도록 정한다. 제10.2절은 제품별 Royalty Term이 끝난 뒤 노하우·상표 라이선스의 감액 로열티를 성실하게 협상하도록 하고, 합의하지 못하면 적절한 제3자 전문가가 감액 요율 구조를 정하도록 한다. 따라서 공개 원문에서 확인되는 것은 기간의 분리와 결정 절차다. 감액 폭이나 실제 적용 요율을 이 조항만으로 산출할 수는 없다.

한국 기업의 서명 전 검토에서는 이 구조를 세 질문으로 바꿀 수 있다. 첫째, 어떤 제품·권리·사건을 기준으로 기존 지급기간이 끝나는가. 둘째, 그 뒤에도 남는 사용 권한과 대가가 계약에 어떻게 적혀 있는가. 셋째, 추가 협상에 실패하면 사용료를 정할 주체와 절차가 있는가. 공개 계약의 50년이라는 기간을 자사 계약의 권장값으로 삼을 이유는 없다. 라이선싱 Term Sheet 핵심 조항은 대가 구조의 별도 검토에, 로열티 감사 조항 검토는 이후 정산 확인에 연결해 볼 수 있다. 이 글에서는 브랜드·노하우 권한과 지급기간을 같은 표에서 대조하는 데 집중한다.

4. 도메인 네임: 상표등록이 있어도 자동으로 오지 않는 자산

두 공개 계약의 검토한 본문에서는 도메인 등록 명의나 종료 시 도메인 이전을 명시한 조항을 확인하지 못했다. 이는 그 거래에 관련된 다른 문서까지 도메인 약정이 없었다는 증거는 아니다. 다만 상표 조항을 읽었다는 사실만으로 도메인 처리까지 검토했다고 볼 수 없다는 점은 분명하다. WIPO UDRP 안내는 도메인 등록자와 상표권자 사이의 남용적 등록·사용 분쟁을 별도로 다룬다. 상표권을 갖고 있어도 도메인을 자동으로 넘겨받는 것은 아니다. 계약상 이전 이행이나 합의로 해결할 수 있는지 먼저 구분하고, UDRP를 검토한다면 그 절차의 요건을 따로 평가해야 한다.

WIPO UDRP 제4(a)단 3요건과 구제수단의 한계

WIPO 중재조정센터의 통일도메인이름분쟁해결정책 가이드(WIPO Guide to the UDRP)에 따르면, .com, .org, .net 등 일반최상위도메인(gTLD)과 UDRP를 채택한 국가코드최상위도메인(ccTLD)에서 남용적 도메인 등록을 회수하려면 신청인(상표권자)이 UDRP 제4(a)단의 세 가지 요건을 모두 입증해야 한다.

1. 동일 또는 혼동 유사성(Identical or Confusingly Similar): 도메인 네임이 신청인이 권리를 보유한 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사할 것.

2. 정당한 권리 또는 이익의 부재(No Rights or Legitimate Interests): 도메인 등록자가 해당 도메인 네임에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않을 것.

3. 악의의 등록 및 사용: 도메인이 악의로 등록되었고 악의로 사용되고 있을 것. 현재 마음에 들지 않는 사용이 있다는 사실만으로 두 요건을 모두 입증했다고 볼 수는 없다. 상대방이 등록 당시 어떤 권한을 갖고 있었는지도 검토할 사실관계에 포함한다.

WIPO UDRP 안내상 구제는 도메인 이전 또는 취소로 제한되고 손해배상이나 비용 배상은 명할 수 없다. 절차상 문제가 없으면 접수 후 통상 약 2개월 내 완료를 예상하며, 단일 패널이 1~5개 도메인을 심리하는 신청 수수료는 1,500달러다. 이는 법률 대리 비용을 포함한 총비용이나 완료 보장이 아니다. 미국 법원 절차인 ACPA, 15 U.S.C. §1125(d)는 별도 체계다. 상표에서 이익을 얻으려는 악의와 함께, 등록 시 식별력 있는 상표와 동일·혼동 유사하거나 당시 저명한 상표와 동일·혼동 유사·희석 관계인 도메인을 등록·매매·사용하는 등 법정 요건을 충족해야 한다. 법원은 몰수·취소·이전을 명할 수 있다. 이 미국 절차가 해외 파트너의 계약 위반에 자동 적용되는 것은 아니므로 UDRP와 법원 구제를 단순한 대체 메뉴로 취급하지 않는다.

2026년 사례: marqvision.org 이전 명령에 이른 절차

WIPO D2026-1086 판정의 신청인은 브랜드 보호 플랫폼 기업 Marq Vision Inc.다. 제약·바이오 기업 사례는 아니며, 도메인 분쟁의 절차적 부담을 살펴보기 위해 인용한다. 판정문은 한국 계열사 주식회사 마크비전코리아 명의의 MARQVISION 등록상표를 확인한다. 그중 등록번호 4017306270000의 등록일은 2021년 5월 24일이고, 피신청인의 marqvision.org 등록일은 2025년 12월 3일이다. 이 선후관계와 피신청인의 사용 사실을 함께 보아야 하며, 신청인 자체가 여러 관할의 상표를 모두 직접 소유했다고 확대해 읽어서는 안 된다.

판정문에 따르면 신청서는 2026년 3월 13일 제출되었고, 5월 26일 패널이 도메인 이전을 명령했다. 이전 명령이 실제 등록 명의 변경 완료를 증명하는 것은 아니다. 패널은 상표와의 동일성뿐 아니라 정당한 권리·이익 부재와 악의 등록·사용도 판단했다. 이 사건은 파트너의 계약상 사용권이 다투어진 거래 사례가 아니므로 기존 라이선시에게 같은 결과가 나온다고 추정할 수 없다. 한국 기업이 가져갈 실무적 질문은 “상표를 가졌으니 나중에 회수할 수 있는가”보다 “서명 전에 도메인 명의와 허용 사용을 확인했는가”다. 도메인 목록과 이전 의무를 합의해 두어도 실제 절차 이행은 별도로 확인해야 한다.

5. 한 계약서에 묶되 자산별 허가를 확인한다

특허 라이선스만으로 상표 사용을 추정하면 안 된다는 설명이 상표를 기술 라이선스 계약에 함께 담을 수 없다는 뜻은 아니다. Cosmo–Santarus 계약은 같은 계약서의 제2.1절과 제2.2절에서 기술과 상표의 권한을 각각 정한다. WIPO 기술 라이선싱 매뉴얼도 기술과 함께 상표·로고를 사용할 필요가 있으면 그 부분을 협상하라고 안내한다. 별도 계약서를 반드시 여러 장 만들어야 한다는 형식 문제가 아니라, 필요한 자산과 허용 행위가 최종 합의에 포함되어 있는지의 문제다.

반대로 문서에 특정 단어가 없다는 이유만으로 모든 거래의 권리 유무를 확정할 수도 없다. 계약의 정의, 부속서, 다른 합의와 준거법이 영향을 줄 수 있기 때문이다. 이 글은 묵시적 권리의 성립 여부를 모든 국가에 대해 판단하지 않는다. 서명 전 실행 기준은 모호한 추정에 의존하지 않고, 사용하려는 자산과 이용 방식에 관해 확인 가능한 합의를 확보하는 것이다. 해외 파트너가 포장 시안을 이미 만들었더라도 상표 목록과 허용 지역이 비어 있으면 그 빈칸을 먼저 해소한다.

특허·노하우·상표를 한 문서에 묶거나 상표를 별도 양도하는 선택은 모두 공개 사례에 존재한다. 어느 구조를 쓰든 소유권 유지 여부, 허용 범위, 대가, 종료 후 처리를 함께 대조해야 한다. 아래 점검표는 공개 원문의 사실과 필자가 제안하는 협상 질문을 구분한 실무 도구다. 질문을 모두 적었다고 권리가 발생하거나 이전이 완료되는 것은 아니며, 국가별 형식·등록 요건을 대신하는 문서도 아니다.

6. 자산별 허가 문서 점검표: 특허·노하우·상표·회사명·도메인

다음 표는 자산별로 확인 자료와 계약 설계 질문을 묶은 서명 전 작업표다. 계약 조항 번호가 있는 항목은 공개 사례의 위치를 뜻하고, 나머지 항목은 그 비교에서 도출한 확인 질문이다. 법률이 일률적으로 요구하는 필수 서식이나 모든 거래의 권장 결론으로 읽지 않는다. 자사와 파트너가 합의하지 않은 항목은 담당자와 후속 문서를 정해 빈칸으로 남기지 않는 방식으로 활용한다.

7. 계약 전 실행 순서: 서명 전에 확정할 세 가지

서명 전에는 다음 세 가지를 거래별로 확인한다. 첫째는 대상 자산과 권리자의 일치, 둘째는 실제 사용할 행위와 계약상 허용 범위의 일치, 셋째는 종료·만료 때 실행할 조치와 담당자의 일치다. 공개 계약의 조항을 복사하는 데 그치지 않고 자사의 계약 정의, 부속서와 현지 절차를 연결하는 작업이다.

첫째, 데이터룸의 권리 서류를 자산별로 나눈다

특허 목록만 올려두지 말고 제품 상표, 회사명·로고, 도메인, 기술자료를 별도 항목으로 나눈다. 각 항목에는 어떤 자료로 권리자와 이용 범위를 확인했는지, 최종 계약의 어느 조항·부속서와 연결되는지 표시한다. 상표나 도메인을 파트너 명의로 처리하려는 요청이 있으면 “현지 운영에 편리해서”라는 설명과 소유권·반환 조건을 따로 검토한다. 아직 등록되지 않은 도메인을 사용할 계획이라면 누가 등록할지와 그 전에 필요한 합의를 정한다. 옵션 단계와 본계약 전환의 권리 경계는 옵션 계약과 라이선스 계약: 파트너의 약속은 어디까지인가에서, 특허 관리 권한은 특허 출원·권리행사 협력 조항에서 이어서 볼 수 있다.

둘째, 권리 부여와 표기 조항에 허용 범위를 적는다

권리 부여 조항을 읽을 때에는 특허·기술자료와 상표를 나누어 표시한다. 상표를 허락하지 않을 계획이면 그 경계를 최종 합의에서 분명히 하고, 허락한다면 제품·지역·표기 조건을 확인한다. 회사명·로고는 제품 상표와 같은 허락인지, 별도 공표 승인 대상인지 확인한다. Cosmo의 출처 표기와 IGL의 공표 허용 범위를 한 조항으로 합칠 때에도 서로 다른 거래의 조건을 무조건 함께 적용하지 않는다. 특히 특허 기간 후 노하우·상표 사용료는 자사가 실제로 선택한 대가 구조와 준거법에 맞춰 검토한다. 특정 문구를 넣는 것만으로 분쟁을 막을 수 있다는 전제는 두지 않는다.

셋째, 종료·만료 시 상표와 도메인의 처리 문서를 확인한다

IGL 제12.6(f)항은 상표 재양도 의무의 사례다. 이를 도메인에도 활용하려면 도메인 목록, 이전받을 주체, 이행 조건과 절차를 별도로 합의해야 한다. 해당 조항에 도메인까지 포함되어 있다고 해석해서는 안 된다. 계약상 반환 의무와 실제 권리·명의의 복귀를 구분하고, 이행을 확인할 자료와 담당자를 정한다. 또 종료 사유별 효과와 자연 만료 시 효과가 같은지 확인한다. 데이터와 규제 관련 권한의 반환은 이 글의 점검표에서 결론 내리지 않고 라이선스 계약 종료 후: 데이터와 개발권의 반환 범위의 별도 검토로 연결한다.

최종 서명본을 검토하는 회의에서는 자산별로 “권리자는 누구인가, 무엇을 허락하거나 넘기는가, 어느 문서가 근거인가, 언제 끝나며 누가 실행하는가”를 설명할 수 있어야 한다. 상표와 도메인 칸에 특허 라이선스 조항 번호만 반복되어 있다면 그 이유부터 확인한다. 이 확인을 마친 뒤에야 포장·홍보·웹사이트 준비가 합의한 권한 범위와 맞는지 대조할 수 있다.